Поиск

Импортная марка без возражений правообладателя

Гарантия на регистрацию знака

Как правило, хорошие юристы не гарантируют результат, потому что слишком многое зависит не от них. С товарными знаками случай особый: после проверки названия опытный юрист уже знает, зарегистрируют его или нет.

Конечно, исключения бывают, и где-то в 5% случаев ошибается даже опытный юрист. А еще бывает, что Роспатент выдает странноватые решения. Но в целом отвечать за свою оценку деньгами можно. Юрист не гарантирует результат, но гарантирует, что вернет деньги в случае неудачи.

Ответственные юристы по товарным знакам прямо прописывают гарантию в договоре. Но гарантии тоже бывают разные.

В правильной гарантии прописаны условия, сумма и срок возврата денег. Если чего-то из этого нет, гарантия бессмысленнаА тут гарантия вроде и есть, но смысла в ней нет

В этом примере нет сроков, поэтому возвращать деньги могут по сто рублей в месяц. Но это не главная проблема. Чтобы вернуть деньги, придется доказать вину исполнителя, то есть юриста. А вины-то и нет: ведь решение принимает эксперт Роспатента. Чтобы клиент получил возврат по такой гарантии, юрист должен допустить какие-то очевидные ошибки, например пропустить срок ответа на запрос эксперта.

Если гарантии нет или она слабая, это еще не значит, что юрист обманщик. Например, есть старые юрфирмы, которые работают с постоянными клиентами и не стараются привлекать новых. Цены у них в два — три раза выше рынка, и гарантию они не дают. Так уж заведено.

Но может быть и так, что у юриста мало опыта или он понимает, что зарегистрировать знак будет сложно. Рисковать своими деньгами он боится, а о сложностях молчит, чтобы не спугнуть клиента. Поэтому финансовая гарантия результата — это все-таки лучшее подтверждение надежности юриста.

Фабула дела

По общему правилу для продления срока действия исключительного права на товарный знак на 10 лет правообладатель должен подать соответствующее заявление в течение последнего года этого срока. Однако подача такого заявления допускается также в шестимесячный период с момента окончания срока действия исключительного права – по соответствующему ходатайству правообладателя (). На основании этого положения ООО «Т» направило в Роспатент ходатайство о предоставлении дополнительных шести месяцев для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак, истекшего 28 июля 2015 года, и само заявление о продлении этого срока (документы были получены ведомством 27 января 2016 года). Уведомлениями от 9 декабря 2016 года Роспатент оповестил заявителя об отказе в удовлетворении ходатайства и в рассмотрении заявления на том основании, что они были поданы не правообладателем соответствующего товарного знака, а лицом, считающим себя его правопреемником. Стоит отметить, что 12 августа 2016 года ООО «Т» подавало в ведомство еще и заявление о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак от ООО «З», являющегося согласно записи в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (далее – Реестр) его правообладателем, к ООО «Э» – в связи с присоединением к нему правообладателя, а от ООО «Э», присоединенного впоследствии к ООО «Т», – к последнему. Однако в удовлетворении этого заявления ему также было отказано по причине неуплаты госпошлины за регистрацию перехода права, причем уведомление об отказе было направлено заявителю за день до выше указанных отказных уведомлений – 8 декабря 2016 года.

ООО «Т» посчитало решение Роспатента об отказе в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак незаконным и обжаловало его в СИП. Рассмотрев соответствующее дело, суд пришел к следующим выводам:

Роспатент был осведомлен обо всех процедурах реорганизации правообладателя товарного знака, а значит и о переходе прав в порядке универсального правопреемства, поскольку в материалах административного дела имелись выписки их ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «З» и ООО «Э

Поэтому отсылка ведомства к положению, предусматривающему необходимость проверки соответствия сведений о заявителе сведениям о правообладателе в Реестре (, ; далее – Административный регламент), не может быть принята во внимание, так как это положение призвано не допускать обращения с соответствующим заявлением не обладающего исключительным правом на товарный знак лица; норма о признании перехода исключительного права на средство индивидуализации несостоявшимся в отсутствие регистрации этого перехода () не может применяться без учета иных положений кодекса, определяющих порядок перехода прав при универсальном правопреемстве; правопреемник получает все права и обязанности реорганизованного юридического лица, в том числе на подлежащие регистрации объекты собственности, после завершения процедуры реорганизации (на основании и ). При этом законом не предусмотрено, что исключительное право, переход которого к правопреемнику не зарегистрирован, становится никому не принадлежащим или прекращенным

Кроме того, срок, в течение которого организация, получившая права и обязанности присоединенного юридического лица, обязана подать заявление о государственной регистрации перехода исключительного права без заключения договора, также законодательно не определен.

На основании изложенного суд признал отказ Роспатента в удовлетворении ходатайства о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи заявления о продлении этого срока и последовавший с связи с этим отказ в рассмотрении заявления о его продлении незаконными (решение СИП от 19 июня 2017 г. по делу № СИП-157/2017). Кроме того, он обязал ведомство вернуться к рассмотрению поданного ходатайства и в случае его удовлетворения рассмотреть заявление о продлении срока действия права на товарный знак.

Товарный знак: используем без нарушений

Не вызывает сложности отнести к однородным видам деятельности услуги образовательные с услугами по проведению мастер-классов.

Однако не всегда такое сходство очевидно на первый взгляд.

При определении однородности будет учитывать, не спутает ли потребитель два спорных вида деятельности.  Например, в случае ресторанов и гостиниц деятельность будет считаться однородной за счет того, что, как правило, гостиницы имеют свои рестораны, расположенные непосредственно в гостиницах.

Известная компания зарегистрировала товарный знак «Чистая линия» в отношении разных товаров, в том числе и мороженого. Но использовала его только для косметической продукции. Другая компания-производитель мороженого инициировала спор и аннулировала его в отношении товара «мороженое», чтобы действительно производить мороженое под этим знаком.

Регистрация домена для перепродажи товаров может быть нарушением исключительных прав на товарный знак и недобросовестной конкуренцией

Если дистрибьютор правомерно приобрел продукцию у правообладателя товарного знака и решил (для более успешной ее реализации) зарегистрировать доменное имя, которое идентично такому товарному знаку или схоже с ним до степени смешения, такие действия дистрибьютора по регистрации доменного имени и администрированию, продвижению такого сайта на нем несут немалый риск для дистрибьютора. Такие действия могут быть признаны нарушением исключительных прав на товарный знак, а также недобросовестной конкуренцией.

Так, представляет интерес следующий судебный документ, который был вынесен по делу о товарном знаке «ОНЕГА» (был зарегистрирован для реализации физиотерапевтического аппарата для стабилизации артериального давления «Онега») и доменному имени onegagipertonik.ru:

Постановление Пятого Арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2011 г. № 05АП-6335/11 по делу № А51-5935/2011

Как следует из материалов дела, продукция (аппараты для стабилизации артериального давления), реализуемая ответчиком через розничную торговлю, а также через сайт «onegagipertonik.ru», тождественна выпускаемой истцом продукции под товарным знаком «ОНЕГА». Более того, указанная продукция приобретается ответчиком у истца.

Следовательно, наличие у ответчика прав по администрированию домена «onegagipertonik.ru», предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца.

Таким образом, само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в сети Интернет.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца в виду незаконного использования обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком истца – «ОНЕГА».

В связи с этим, исковые требования в части запрета ответчику использовать товарный знак «ОНЕГА» и обозначения схожие с ним до степени смешения в доменном имени «onegagipertonik.ru» подлежат удовлетворению.

В тексте судебного решения прямо не говорится о том, что ответчик являлся уполномоченным дистрибьютором истца, что между ними был заключен соответствующий договор. Однако в тексте прямо говорится о том, что продукция, реализуемая ответчиком через свой сайт, тождественна продукции истца, и более того, она приобреталась ответчиком у истца. Суд пришел к выводу, что наличие у ответчика прав по администрированию домена, наименование которого схоже до степени смешения с товарным знаком истца, предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца.

Суд расценил такие действия нарушением исключительных прав на товарный знак и недобросовестную конкуренцию. Ответчик был привлечен в итоге к ответственности в виде денежной компенсации за незаконное использование товарного знака в доменном имени в размере 5 млн руб.

Подводя итоги, можно отметить следующее. Тому лицу, которое планирует стать дистрибьютором определенной продукции и находится на стадии согласования договора об условиях сотрудничества по российскому праву с ее производителем, желательно:

1

в первую очередь, решить, будет ли это лицо как дистрибьютор каким-либо образом использовать наименование такой продукции или иные элементы индивидуализации такой продукции в Интернете, и если да, каким образом (в частности, в названии доменного имени или иного способа сетевой адресации); 

2

получить от производителя информацию, имеются ли у него зарегистрированные товарные знаки или поданы заявки на такую регистрацию в отношении интересующей дистрибьютора продукции.

И если дистрибьютор имеет планы регистрировать домен с названием продукции, а у производителя есть соответствующие товарные знаки, самое время согласовать с ним условия использования таких товарных знаков. Конечно, дистрибьютор (особенно в случаях, когда производитель не согласен предоставлять лицензию на товарные знаки) может прийти к мнению, что использование им товарного знака с точки зрения закона допустимо и без согласия его правообладателя (см. ), то дистрибьютору следует не забывать о риске признания таких действий все-таки нарушением исключительного права на товарный знак, а также недобросовестной конкуренцией (как это было в примере с Постановлением Пятого Арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2011 года по делу № А51-5935/2011).

Компенсация правообладателю за нарушение

После того как правообладатель восстановил законность, злоумышленник обязан сей же час уничтожить любые обозначения сходные с данным товарным знаком. После этого хозяин имеет право потребовать возместить убытки или выплатить компенсацию за нарушение, размер ее может исчисляться от нескольких тысяч рублей. Последняя определяется судом и зависит от характера нарушения:

  1. Она может составить от 10000 до 5000000 руб.
  2. Это может выплачиваться в двукратном размере от стоимости продукции при продаже, которой чужой знак был использован незаконным путём в рекламе или других целях.
  3. Ещё она может выплачиваться в двукратном размере от цены на право применения этого обозначением.

Таким образом, компенсация становится соразмерной нанесённому ущербу.

Маркировку, о которой шла речь нельзя использовать без разрешения правообладателя, так как он защищается законом в любой стране мира. В результате можно понести очень серьёзную ответственность сразу по нескольким пунктам действующего законодательства.

Приоритет по дате использования

Данное обстоятельство достаточно просто – суд учитывает, кто из сторон начал использование средства индивидуализации раньше.

Доказательством использования могут служить договоры, скриншоты страниц сайта, рекламно-информационные брошюры и все материалы, на которых фигурирует товарный знак, фирменное наименование или коммерческое обозначением.

Отдельно следует отметить, что если последнее не использовалось в течении тогда, то право на него считается утраченным.

Арбитражный суд рассматривал дело о прекращении использования фирменного наименования «Дверные системы», зарегистрированного за двумя юридическими лицами с разницей в 6 лет.

Что сделать до регистрации товарного знака

Учтите, что зарегистрировать товарный знак может только ГК РФ, статья 1 478. Обладатель исключительного права на товарный знак предприниматель или юридическое лицо. Поэтому, возможно, стоит начать с легализации бизнеса. Если с этим всё в порядке, нужно провести подготовительную работу.

Определитесь, каким вы хотите видеть ваш товарный знак

Он может быть ГК РФ, статья 1 482. Виды товарных знаков  словесным (просто название), изобразительным, объёмным (оригинальная упаковка, форма товара), комбинированным (например, слово и изображение).

Продумайте все мелочи, так как товарный знак охраняется законом в том объёме, в котором зарегистрирован.

Если вы зарегистрируете графический товарный знак, а потом решите кардинально изменить его дизайн, то новая версия уже охраняться не будет — права на неё придётся оформлять заново. Это правило не касается незначительной коррекции, например небольших изменений шрифта и цветов.

Анастасия Пустовит, управляющий партнёр юридической компании ANP Law Firm и специалист по интеллектуальной собственности

Проверьте товарный знак на плагиат и соответствие закону

Существует несколько ограничений, которые не позволят ГК РФ, статья 1 483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака зарегистрировать товарный знак. Так, нельзя использовать:

  • государственные символы и знаки;
  • сокращённые или полные наименования международных и межправительственных организаций, их символы и знаки;
  • официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие элементы отличия;
  • официальные наименования и изображения особо ценных объектов культурного наследия;
  • названия известных произведений, имена конкретных людей, псевдонимы;
  • общепринятые символы и обозначения;
  • элементы обозначения товаров, вошедшие во всеобщее употребление;
  • характеристики товаров, указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность;
  • сведения, вводящие потребителя в заблуждение;
  • элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали;
  • обозначения, схожие с товарными знаками других лиц.

Последний пункт вызывает больше всего вопросов. Ведь, чтобы избежать ошибки, нужно проверить все уже зарегистрированные товарные знаки.

Анастасия Пустовит советует использовать для этого платные базы Федерального института промышленной собственности либо другие платные сервисы, которые имеют доступ к данным ФИПС. Адвокат Дмитрий Зацаринский рекомендует также следующие сервисы и базы:

  • ​«Знаковед»;
  • ​«Поиск знаков»;
  • ​Единый государственный реестр юридических лиц.

Сравнивайте свой товарный знак с другими по трём типам сходств:

  1. Фонетическое. Товарный знак похож на другой на слух, например, Dixie — Dixi — Dixy — «Дикси».
  2. Графическое. Товарный знак похож на другой визуально: по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, характеру букв, их расположению по отношению друг к другу, цвету или сочетанию оттенков.
  3. Семантическое. Товарный знак похож на другой по смыслу: идеей («Мелодия сна» — «Музыка сна» или «Ароматная мелодия» — Aromatic Melody), совпадением элемента, на который падает логическое ударение, противоположностью понятий, входящих в название («Моя семья» — «Твоя семья»).

Имейте в виду, что у специалистов Роспатента может быть другое мнение о сходстве вашего товарного знака с уже существующими. Поэтому будьте готовы к отказу и оперативному внесению правок, чтобы добиться более заметных различий.

​Выберите, для каких товаров и услуг будет использоваться товарный знак

Товарный знак нельзя зарегистрировать для всего разом. Нужно выбрать перечень товаров и услуг, но не наобум, а в соответствии с Международной классификацией Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ 11) . В ней 45 классов, необходимо определить подходящие вашим товарам и услугам. Например, шьёте одежду —  выбирайте 25-й класс.

Наличие дилерского договора не свидетельствует о праве предоставлять использование товарного знака

Суды прямо определяют, что наличие дилерских отношений не свидетельствует о праве предоставлять использование товарного знака третьим лицам. Это дословно было определено в решении Арбитражного суда Кемеровской области от 30 мая 2016 г. по делу № А27-23979/2015. 

Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 30 мая 2016 г. по делу № А27-23979/2015

Ответчики не представили доказательства, что «Гипертерм, Инк.» (Hypertherm, Inc.) заключало с кем-либо договор об исключительной лицензии на использование товарных знаков, в том числе с перечисленными ответчиками лицами – ООО «Группа Компаний «Автоген», ООО «ТСК Автогентехно», ООО «С-АВТ». При этом наличие дилерских отношений не свидетельствует о праве передавать использование товарного знака иным лицам, а представленные договоры не подтверждают приобретение товара, о которых идет речь в исковых требованиях.

Поэтому если дилер заключил соответствующий договор с производителем, но в договоре не идет речь о предоставлении права использовать товарный знак третьими лицами, следовательно, дилер не вправе распоряжаться им подобным образом.

Следующий момент может показаться само собой разумеющимся, но суды его отмечали отдельно, поэтому также будет не лишним отметить его и сейчас. 

Позиция КС РФ

Рассматривая запрос СИП, Суд анализировал во взаимосвязи с другими положениями кодекса, определяющими общий порядок перехода прав при реорганизации юридических лиц. В частности, он основывался на ряде своих, изложенных ранее, позиций: об отсутствии сомнений в том, кто является правопреемником организации в случае ее присоединения к другому юридическому лицу (Постановление КС РФ от 1 марта 2012 г. № 5-П) и обусловленности перехода прав и обязанностей присоединенной организации именно с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении ее деятельности необходимостью обеспечить непрерывность осуществления этих прав и обязанностей (Определение КС РФ от 7 декабря 2010 г. № 1620-О-О).

Тем не менее существующий общий порядок перехода прав не исключает возможности установления определенных условий, при которых правопреемник сможет осуществлять полученные права в полном объеме, подчеркнул Суд. Одним из таких условий является государственная регистрации перехода права, поэтому требование о необходимости такой регистрации для совершения уполномоченным органом юридически значимых действий по обращению правообладателя является оправданным.

В то же время признание перехода права состоявшимся только с момента его регистрации Роспатентом привело бы к тому, что со дня прекращения деятельности правопредшественника до дня этой регистрации право оставалось бы без правообладателя, а значит, и без судебной защиты, что нельзя расценивать иначе, как нарушение имущественных прав и правопреемника, и иных лиц, считает Суд.

Исходя из этого КС РФ прямо указал, что в случае присоединения юридического лица к другой организации исключительное право переходит к последней как к правопреемнику и подлежит защите с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного лица, но для реализации полномочий, предусмотренных содержанием этого права, в полном объеме требуется государственная регистрация его перехода

Важно, как отмечает Суд, что на осуществление регистрации перехода права на товарный знак не влияет тот факт, что лицо, чьи права правопреемник получил, не регистрировало переход к нему соответствующего исключительного права

При этом КС РФ не исключает возможности установления федеральным законодателем конкретного срока, в течение которого необходимо зарегистрировать переход исключительного права на товарный знак в порядке универсального правопреемства, а также последствий несоблюдения этого срока – соразмерных и не допускающих прекращения права помимо воли правообладателя.

Важное значение имеет и мнение Суда о возможности единовременного рассмотрения Роспатентом заявления о регистрации перехода исключительного права на товарный знак и заявления о продлении срока действия этого права. Сложившаяся к настоящему времени практика показывает, что патентное ведомство, основываясь, в частности, на требовании об указании в заявлении о продлении срока действия товарного знака правообладателя в соответствии с включенными в Реестр сведениями (), одновременно указанные вопросы не рассматривает

В результате существенно увеличивается время, необходимое организации-правопреемнику для продления срока действия права, полученного от присоединившегося к нему юридического лица, хотя в этом случае не составляет труда убедиться в том, что именно она является правопреемником правообладателя, указанного в Реестре, – с помощью данных из ЕГРЮЛ

Поэтому КС РФ не просто обратил внимание на целесообразность одновременного рассмотрения заявления о регистрации перехода исключительного права на товарный знак при реорганизации юридического лица в форме присоединения и заявления о продлении срока действия этого права – с сохранением пошлины за каждое из этих действий, но и отметил, что соответствующие изменения могут быть внесены в законодательство

Если хороший юрист не находится

Работать удобнее с юристом, который живет где-то рядом: к нему можно всегда прийти в офис и спросить совета. Но это совсем не обязательно.

В 2018 году удаленная работа не проблема: электронный документооборот, почта и мессенджеры позволяют юристу зарегистрировать знак из любого города. А оригиналы документов можно прислать курьером. Поэтому, если в вашем городе не нашлось профильного юриста с гарантией по нормальной цене и с честным портфолио, поищите в других. Возможно, там удастся найти юриста, который все сделает дешевле.

Я работаю из Курска, но у нашей юрфирмы клиенты в Калининграде, Магадане и еще 80 городах. Обычная история, когда заявитель — веб-агентство из Москвы, а мы из Курска регистрируем их товарный знак

Нормативные документы

  • Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 № 1416 «О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора»

    Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора

  • Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора, утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 707

  • Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по рассмотрению заявления правообладателя о предоставлении любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии), ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии, утв. приказом Минэкономразвития России от 12.08.2015 № 552

  • Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утв. приказом Минэкономразвития России от 10 июня 2016 г. № 371

  • Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации сделок, предусматривающих использование единых технологий гражданского назначения на территориях иностранных государств, утв. приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 года N 610

  • Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами

  • Постановление Правительства Москвы от 06.08.2019 N 982-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность в рамках договора коммерческой концессии»

Памятка по регистрации товарного знака

  1. Товарный знак защищает право использовать название или логотип, ставить знак , работать на торговых площадках и продавать франшизу. С нарушителей можно взыскать компенсацию — до 5 миллионов рублей. Без знака взыскать ее могут с вас.
  2. Услуги юристов по регистрации знака стоят примерно 35 тысяч рублей, плюс еще 25 тысяч пошлины. Процесс занимает 8—10 месяцев, но с момента подачи заявки у вас приоритет и тем, кто подаст такую же заявку после вас, откажут.
  3. Выдуманное название можно зарегистрировать и самому: риск отказа в этом случае небольшой. Но если есть малейшие сомнения — лучше нанять юриста. Без него будет сложно объяснить эксперту Роспатента, почему ваш знак все-таки можно зарегистрировать.
  4. Чтобы проверить юриста, пробейте знаки из его портфолио в реестре Роспатента, спросите, что входит в стоимость услуги, и прочитайте договор. Честный и опытный юрист даст финансовую гарантию регистрации.
  5. Чтобы сэкономить на регистрации, подавайте заявку на один знак вместо двух и в электронном виде вместо бумажного. Если зовете на помощь юриста — попросите о скидке в обмен на быстрое начало работы.
Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий