Поиск

Международная регистрация товарных знаков: готовимся заранее

Заявка на международный товарный знак или знак обслуживания

iВоспользовавшись Мадридской системой международной регистрации товарного знака, вы получаете следующие преимущества:
  • Отсутствие необходимости подавать целый ряд заявок на один и тот же товарный знак или знак обслуживания в выбранные страны, так как по условию данной системы оформляется только одна заявка, с указанием перечня стран, в которых испрашивается охрана (регистрация знака).
  • Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через Патентное ведомство РФ, т.е. через «Роспатент», и таким образом отпадает необходимость в услугах иностранных патентных поверенных.
  • Стоимость международной регистрации товарного знака (знака обслуживания) значительно уменьшается за счет исключения из расходов такой статьи как гонорары переводчиков, нотариусов и иностранных патентных поверенных.
  • Оплачивается только одна пошлина за подачу заявки на международную регистрацию товарного знака (знака обслуживания).
  • Срок экспертизы заявки на международную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) ограничен 18 месяцами.

Условия подачи заявки на международную регистрацию товарного знака

Нужно понимать, что воспользоваться Мадридской системой регистрации вашего товарного знака или знака обслуживания в другой стране
вы можете лишь на базе российской заявки или российского свидетельства о регистрации. В противном случае вы будете должны пользоваться услугами
патентного поверенного в каждой стране, где вы желаете зарегистрировать свое обозначение в качестве товарного знака или знака обслуживания.

  • Заявка в страны-участницы Мадридского Соглашения подается на основе национальной (базовой) регистрации товарного знака (знака обслуживания) в РФ.
  • Заявка в страны Протокола к Мадридскому соглашению, подается на основе заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в РФ.
  • Заявка в страны-участницы Мадридского Соглашения и Протокола к нему подается на основе базовой заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в РФ.

Заявка на международную регистрацию товарного знака

Основные моменты, которые должны быть отражены в вашей международной заявке, составленной
на базе российской заявки или российского свидетельства.

i 
  • информацию о базовой регистрации или базовой заявке;
  • перечень стран, в которых испрашивается регистрация;
  • перечень товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация. Этот перечень должен совпадать с перечнем товаров и/или услуг в базовом свидетельстве РФ или в базовой заявке.

Порядок регистрации товарного знака по процедуре Мадридского соглашения и Протокола к нему

i 
  • заявка на международную регистрацию товарного знака подается в «Роспатент», который направляет ее в Международное бюро ВОИС (WIPO);
  • после получения заявки Международное бюро WIPO проводит экспертизу правильности оформления заявки на международную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) и соответствия перечня товаров и услуг Международной (Ницской) классификации; регистрирует товарный знак; публикует сведения о заявке в Международном реестре и направляет владельцу знака сертификат, в котором содержатся сведения, внесенные в Международный реестр;
  • после проведения формальной экспертизы заявки Международное бюро WIPO передает заявку в национальные ведомства стран, в которых испрашивается регистрация товарного знака. Национальные ведомства стран проводят экспертизу заявки на регистрацию товарного знака в соответствии с действующим в этих странах законодательством в области охраны товарных знаков;
  • после проведения экспертизы национальное ведомство каждой страны сообщает Международному бюро WIPO решение о возможности предоставления охраны товарному знаку на ее территории;
  • международное бюро направляет владельцу знака уведомление о внесенных в Международный реестр записях о предварительных и окончательных отказах в предоставлении охраны, заключительных решениях следующих за отказом, и уведомление о внесенных в Международный реестр записях о признании регистрации недействительной, а также копию внесенных в Международный реестр записей об изменениях;
  • срок экспертизы заявки на международную регистрацию товарного знака в странах участницах Мадридского Соглашения составляет 12 месяцев, а в странах Протокола — 1,5 года.
  • международная регистрация товарного знака в Международном бюро производится на 10 лет с возможностью продления.

Международная регистрация

Если в планы компании входит ведение торговли (указание услуг) за пределами нашей страны, можно подать заявку на международное патентование. Существует специальный Мадридский договор, согласно которому определен перечень стран, на территории которых можно рассчитывать на официальную правовую защиту товаров либо услуг, указанных в патенте

Важно правильно подобрать к товарам по международной номенклатуре МКТУ перечень, оформляя заявку в ФИПИ. В противном случае трудно будет рассчитывать на полную защиту уникальности своего логотипа в случае необходимости

Между регистрационными процедурами товарных марок в разных странах есть существенные различия. Именно поэтому оптимальным вариантом станет оформление международной заявки через патентного представителя, который отлично владеет всеми тонкостями.

Международная заявка предполагает такой же порядок, как и национальная регистрация логотипа

Сначала важно выяснить, насколько уникальна товарная марка. Существуют многочисленные базы данных, по которым ведется проверка

Если вы решите провести эту процедуру своими силами, в таком случае трудно рассчитывать на положительный результат, ведь далеко не все базы являются открытыми и доступными для обычных пользователей интернета. Патентный представитель имеет доступ и к платным (закрытым для обычных людей) базам данных по разным странам, поэтому вероятность получения после проверки достоверного результата существенно увеличивается.

Регистрация знака по национальной процедуре

Есть два способа зарегистрировать знак в другой стране: по стандартной национальной процедуре или по международной системе, предусмотренной Мадридским соглашением.

Процесс национальной регистрации в общих чертах похож на российский. Напомню основные шаги:

  1. Поиск по базам знаков и заявок, чтобы выяснить, не занят ли знак.
  2. Подготовка заявительной документации, оплата госпошлины и подача заявки в патентное ведомство.
  3. Формальная экспертиза — она проверяет, правильно ли заполнены документы и уплачены ли пошлины.
  4. Основная экспертиза — на ней проверяют сам знак. В результате патентное ведомство принимает решение, регистрировать его или нет.
  5. Если эксперты патентного ведомства присылают предварительный отказ, юристы с ним спорят и добиваются регистрации.
  6. Если все в порядке, заявитель получает свидетельство на товарный знак.

Где-то процедура выглядит немного иначе, но чаще в мелочах. Например, в США требуют подтвердить, что вы уже используете знак в бизнесе. Для этого нужно показать фотографию ваших продуктов или магазина или хотя бы сайт. Эта мера направлена против патентных троллей — компаний, которые регистрируют кучу товарных знаков, но сами ничего не производят и только судятся с нормальными компаниями.

В Евросоюзе нет основной экспертизы — это шаг номер 4, когда патентное ведомство сравнивает заявленный знак с уже зарегистрированными и принимает решение о регистрации или отказе. Эту экспертизу, по сути, переложили на самих владельцев знаков — они сами должны следить за тем, чтобы на рынке не появилось чего-то слишком похожего на их обозначения. Вместо экспертизы все заявки публикуют в открытом доступе, и если за отведенный срок никто из правообладателей не выступил против, знак регистрируют.

В Канаде есть и экспертиза, и публикация заявок по типу Евросоюза. А для общения с Канадским патентным ведомством нужен местный почтовый адрес, потому что они отвечают только на бумаге и не отправляют почту в другие страны. Как-то у меня ушло больше месяца на поиск канадских юристов, которые за адекватные деньги согласились на то, чтобы мы указывали их почтовый адрес в своих заявках, а они получали наши бумажные письма из канадского патентного ведомства, сканировали их и отправляли в нашу юрфирму.

Сроки регистрации знаков тоже зависят от страны. У нас знаки регистрируют в среднем за 7—9 месяцев, в США — за 5—6, в Китае процесс занимает примерно год, в Евросоюзе и Канаде — около полутора лет.

Основные отличия от регистрации товарного знака в России — в расходах на регистрацию и в том, что кроме прямой национальной заявки есть еще упрощенная мадридская система. О ней чуть позже, а пока — о расходах.

Знаки, которые действуют в нескольких странах

Выше я писал, что единого всемирного свидетельства на товарный знак пока не придумали. Но при этом существуют союзы стран, где можно зарегистрировать один товарный знак на все страны-участницы сразу. Это 28 стран Евросоюза, 17 стран Африканской организации интеллектуальной собственности и страны Бенилюкса.

У каждого из этих союзов есть свое патентное ведомство. Оно выдает свидетельства, которые действуют на всей территории союза. Это выгодно, если вам нужен знак сразу в нескольких странах союза: регистрация знака на союз стоит в разы дешевле, чем регистрация знака в каждой стране союза по отдельности.

Зачем нужно патентование названия и логотипа?

Условимся сразу: законодательством РФ закреплено понятие «регистрации товарного знака», а значит, название и логотипы тоже корректно «регистрировать». Но для многих людей, не работающих в юридической сфере, допустимо говорить о «патентовании» названия и логотипа.

С различными видами и формами названий и логотипов компании мы сталкиваемся ежедневно. Но они не принесут ожидаемого результата, если не зарегистрировать название фирмы и ее логотип.

Запоминающееся название позволит компании выделиться среди множества предприятий на рынке. Оно даст дополнительное преимущество в развитии бизнеса, станет позиционироваться с выпускаемой продукцией. Логотип же является стилизованной сокращенной формой наименования юридического лица. Он — ключевой элемент успешного бренда, позволяющего потребителям и партнерам однозначно идентифицировать компанию и ее продукцию. Их регистрация является той мерой защиты, которая предотвратит незаконные посягательства со стороны конкурентов.

До прохождения процедуры патентования уникальное наименование юридического лица и его фирменный знак могут на законном основании использовать иные лица, в том числе для осуществления предпринимательской деятельности и получения дохода.

Патентование необходимо для получения правовой охраны наименования, логотипа и товарного знака. Нюансы этой процедуры регламентированы ч. 4 ГК РФ:

  • правовой охране подлежат фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания ст. 1225 ГК РФ;
  • получение патента на товарный знак и фирменное наименование осуществляется путем подачи заявки в федеральную службу Роспатента;
  • чтобы зарегистрировать название и товарные знаки нужно пройти экспертизу на предмет уникальности указанных объектов.

Зарегистрировать название фирмы и товарный знак можно только при условии, что ранее не было подано заявки для регистрации прав на аналогичный объект интеллектуальной собственности. Проверка уникальности может проводиться на предварительной стадии, еще до обращения в службу Роспатента.

После успешного проведения процедуры патентования, заявитель становится обладателем прав на применение названия фирмы. При этом он получает ряд преимуществ:

  • правовую охрану от незаконного использования наименования;
  • зарегистрированное название не сможет оформить друго лицо;
  • товарный знак становится самостоятельным продуктом, приносящим доход;
  • право на распоряжение — заключение лицензионных соглашений, переуступка прав.

Международный товарный знак: понятие, оформление

В рамках своей деятельности я оказываю содействие бизнесу. Международный товарный знак просто сегодня зарегистрировать в 117 государствах. Именно столько являются членами Мадридского международного соглашения, которое действует с 1891 года. Членами этого сообщества являются:

  • все СНГ;
  • страны Евросоюза;
  • США;
  • Япония;
  • Китай;
  • ЮАР;
  • Великобритания;
  • Бразилия;
  • Австралия, другие страны.

Начинается процесс с момента подачи заявления в Мадридскую международную систему. Это дает возможность осуществить регистрацию в зарубежных странах одновременно или же только в лично выбранных.

При проведении процедуры правообладатель получает целый ряд преимуществ:

  • отпадает необходимость проводить регистрацию отдельно для каждой страны;
  • осуществляется через ведомство патентов в России;
  • снижается стоимость оформления, так как отпадает необходимость оплачивать гонораров посреднических поверенных;
  • осуществляется единственная оплата государственной пошлины;
  • срок ограничивается 18 месяцами.

Перед тем, как зарегистрировать международный товарный знак, необходимо подготовить важные данные. Они указываются в заявке:

  • информацию (копия сертификата) о проведенной регистрации в РФ;
  • перечень государств, где предпочтительно пройти регистрацию;
  • список товара, предоставляемых услуг, подлежащих регистрации.

Когда все данные подготовлены, подается заявка в ПВ (патентное ведомство) РФ, после чего перенаправляется во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС или WIPO). Штаб-квартира находится в Женеве.

Сколько придется ждать?

Процесс регистрации обычно занимает от 10 до 12 месяцев, но срок может быть увеличен до 16. Сначала производится формальная экспертиза, в результате которой заявку принимают на изучение.

На первом этапе специалисты проверяют корректность заполнения документов, оплату пошлин. Госпошлина за этот этап — 2700 руб. Если нужно внести в заявку изменения, то придется заплатить 4900 руб.

На втором этапе проводится экспертиза по существу. Проверяется само обозначение, которые вы желаете видеть в качестве знака. Если препятствий специалисты не найдут, то производится регистрация. В другом случае составляется предварительный отказ.

За второй этап экспертизы госпошлина 11 500 рублей, это принято за 1 класс товаров и услуг, указанных в классификации. Кроме того, за каждый следующий придется заплатить пошлину 2050 руб.

Допустим, препятствий нет, вы получили положительное решение. В этом случае нужно заплатить 16200 рублей – пошлину, которая взимается за регистрацию, а также за выдачу свидетельства.

Из наших отдельных публикаций вы также сможете узнать что такое реестр товарных знаков и как успешно разработать товарный знак.

Можно ли зарегистрировать торговую марку, бренд и логотип как ТЗ?

В зависимости от потребностей и возможностей предпринимателя, товарный знак может быть разным. Его можно создать самостоятельно (также с помощью наёмного работника) или купить.

Что можно регистрировать в Роспатенте:

  1. Логотип. Изображение, зачастую содержащее название бренда в виде уникальной аббревиатуры, но возможна реализация и в других вариантах. Назначение логотипа — маркировка продукции или помещений для бизнеса, использование в рекламе.
  2. Бренд. Это сборное понятие, чаще всего под ним подразумевается название предприятия (не обязательно юридическое — то, под которым фирма реализует продукцию или предоставляет услуги).
  3. Торговая марка. Это своеобразный «предшественник» бренда, то, без чего тот не может сформироваться. Торговая марка представляет собой совокупность идей — слоган, логотип, отличительные особенности, которые делают товар или услугу уникальной.
  4. Коммерческое обозначение. Это, по сути, фирменное название, только уже официально зарегистрированное и защищённое законодательством.

Ни одно из перечисленных выше понятий не является товарным знаком — официально предприятие получает его только после одобрения заявки и прохождения всех сопутствующих этому процессу проверок.

Отличия в процессе и подготовке для разных видов

Сама регистрация проходит аналогично для любого типа заявленного обозначения, а в подготовке к ней разница есть. Логотип, например, необходимо графически оформить, а другие виды — нет. Также разница будет в подготовке описания заявленного обозначения — очевидно, что графическое изображение и текстовый фрагмент нужно толковать по-разному.

Срок действия прав на товарный знак

Зарегистрированный товарный знак действует 10 лет на территории всей России. Продлевать знак еще на 10 лет можно бесконечно.

Если компания, которая зарегистрировала товарный знак, не пользуется им три года, другая компания может аннулировать правовую охрану этого бренда и зарегистрировать его на себя.

Случай с «Хайлендером»

ООО «Вексель» обратилось в Московский арбитражный суд с требованием взыскать с ООО «Сфера» 5 млн рублей за использование товарного знака Highlander и изъять из оборота ответчика всю обувь этого бренда.

Суд частично удовлетворил требования: взыскал со «Сферы» 500 тысяч рублей в качестве компенсации «Векселю» и 43 тысячи рублей государственной пошлины. Еще постановил изъять из оборота контрафактную продукцию.

«Сфера» подала встречный иск. Им удалось доказать, что «Вексель» не использовал бренд «Хайлендер», а значит, «Вексель» зарегистрировал товарный знак, чтобы помешать работе другой фирмы. Это противозаконно. Суд согласился, охрану товарного знака «Хайлендер» досрочно прекратили.

500 тысяч рублей в пользу «Векселя» «Сфере» разрешили не платить.

Суммы государственных пошлин

Все государственные пошлины платятся в швейцарских франках. Сделать это можно на сайте WIPO или по реквизитам, указанным там же. Предусмотрены разные суммы для каждой отельной страны. Возможны изменения, которые можно контролировать на указанном портале. Но изначально необходимо внести:

  1. 653 франка для знака, изготовленного в ч/б изображении;
  2. 903 франка – для цветных;
  3. пошлина за перечень услуг, товаров после трех позиций – 100 франков за каждый класс;
  4. отдельная пошлина за каждую страну, указанную в перечне – 100 франков.
  5. Регистрация в патентном ведомстве РФ – 4900 руб. + 400 руб. за каждый класс после первых трех.

Страны–члены Мадридского соглашения установили дополнительные пошлины, которые различны для каждого государства. Я приведу лишь несколько, чтобы не указывать все 92 страны. Эта информация имеется в свободном доступе на сайте WIPO.

Страна Сумма пошлина (франки)

Основная/за каждый класс после третьего

Беларусь600/50
Армения221/21
Болгария477/43
Китай310/155
Дания419/107
Эстония185/59
Страны Европейского сообщества1311/226
Финляндия279/100
Грузия314/115
Греция159/40
Израиль407/273
Италия121/41
Япония140/107 (за каждый отдельный класс)
Молдова356/74
Турция353/69
США337/337 (выше первого класса)

Пользоваться регистрационной Мадридской системой имеют право юридические/физические лица, имеющие/предполагающие иметь деловые отношения с партнерами в одном, в нескольких государствах.

Продолжительность процедуры

После того как пакет документов будет принят ведомством, осуществляется его официальная регистрация. Именно с этого момента (в случае принятия ведомством положительного решения) начинает действовать патент.

Представители ФИПИ могут запрашивать у заявителя дополнительные документы, чтобы принять решение о регистрации (отказе в регистрации) заявленного логотипа. Длительность процедуры составляет 10-12 месяцев, поэтому придется запастись терпением. Наличие патента — это гарантия юридической защищенности компании от посягательств со стороны недобросовестных конкурентов.

Что дает регистрация товарного знака

  • исключительное право на использование обозначения для товаров или услуг: если кто-то захочет зарегистрировать такой же знак или похожий, он не сможет это сделать без вашего ведома;
  • возможность использовать знак охраны ;
  • приоритет при регистрации нового, но идентичного ТЗ;
  • возможность зарегистрировать свой ТЗ за рубежом;
  • возможность создать и продать франшизу;
  • защиту от контрафакта: ТЗ можно внести в реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы, и тогда товар-подделку смогут арестовать на границе;
  • защиту от конкурентов и плагиата: можно привлечь к ответственности за нарушение законодательства об интеллектуальной собственности.

За незаконное использование ТЗ предусмотрена:

  • гражданско-правовая ответственность — по ст. 1515 ГК РФ правообладатель может требовать уничтожения всех обозначений, которые были использованы незаконно. Также он вправе потребовать возмещения убытков или компенсации в размере двукратной стоимости товаров, на которых размещен ТЗ, либо в двукратном размере стоимости права использования ТЗ;
  • административная ответственность — по ст. 14.10 КоАП РФ предполагает штраф от 5 000 до 10 000 рублей. Если товар производился или сбывался с чужим ТЗ, налагается штраф в двукратном размере цены товара, который стал объектом нарушения. В этом случае заплатить придется не меньше 10 000 рублей;
  • уголовная ответственность — по ст. 180 УК РФ предусмотрен штраф от 100 000 до 1 млн рублей, либо до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 000 рублей.

Как зарегистрировать знак за рубежом?

Начинается с того, что бизнесмен разрабатывает свой бренд и регистрирует его у себя в стране. После оплачивает пошлины и подает заявление на международную регистрацию (например, регистрацию товарного знака в Евросоюзе) через свое патентное ведомство. Необходимые формуляры можно взять там же, можно скачать из Интернета.

Можно, конечно, не использовать Мадридскую систему и поочередно направлять заявления в каждое государство. Но это займет гораздо больше времени. Например срок ожидания, пока дадут добро в Германии, может достигать трех лет.

Лучше (и быстрее) доверить это дело посредникам. Они оперативно подготовят все документы, владельцу даже не придется выезжать из своего офиса — все принесет и унесет курьер.

Далее ВОИС запрашивает необходимые данные из регистрационного органа родной страны предпринимателя.

Затем происходят экспертизы в органах по интеллектуальной собственности тех государств, которые владелец лейбла отметил в своем заявлении.

Когда все экспертизы будут пройдены, предпринимателю высылается соответствующий документ, подтверждающий регистрацию.

Но не надо думать, что утверждение в нормах международного бизнеса означает для бизнесмена возможность пренебрегать законодательством своей родной страны.

В течение пяти лет (по крайней мере) «жизнь» лейбла будет зависеть от его правового статуса в родном государстве. Только по истечении этого периода бренд приобретает своего рода независимость.

Как уже говорилось, нельзя забывать о возможности досрочного прекращения регистрации. Почему такое может произойти?

  • третье лицо оспорило бренд и суд согласился с этим;
  • лейбл был аннулирован в родной стране в течение пятилетнего срока после того, как был зарегистрирован.

Механизм рассмотрения заявки на МРТЗ в МБ ВОИС

После процедуры проверки национальными ведомствами заявка по засекреченным электронным каналам связи поступает в МБ ВОИС, расположенное в Швейцарии в Женеве. Бюро проводит независимую экспертизу заявки на предмет соответствия всем установленным требованиям, в том числе и суммы оплаты пошлины за МРТЗ. Далее знак регистрируется: информация о нем публикуется в официальном Бюллетене. Затем, после занесения сведений о нем в Международный реестр, владельцу марки и в страны, указанные в заявке, направляется сертификат о МРТЗ. Ведомства заявленных государств проводят экспертизу и определяют объем охраны ТЗ, который может быть предоставлен в отношении отдельной ТМ в каждой стране.

Патентные ведомства отдельных государств проводят экспертизу так же тщательно, как если бы документы были поданы в них напрямую. Если по результатам экспертизы ведомство отдельного государства отказывает в предоставлении охраны ТЗ, в МБ ВОИС направляется отказное уведомление, информация о котором документируется в Международном реестре согласно заявленной ТМ. Решение об отказе, полученное от одной страны, не сказывается на решениях ведомств остальных государств.

Заключение

Используя сервис WIPO, можно осуществить регистрацию собственного товарного знака одновременно в нескольких странах. На основании изложенных фактом, можно понять, что процедура достаточно затратная, хотя и считается экономически выгодной. Хочу заверить, что у меня были клиенты, которые делали это самостоятельно и получила аргументированный отказ. И это в том случае, когда товарный знак уже был официально зарегистрирован в РФ.

Обычно это бизнесмены, которые впервые выходят на международный уровень. Хочется заверить, что помощь юристов практически снижает риск получения отказа. Поэтому впервые регистрацию лучше осуществлять, заручившись поддержкой профессионала. Все последующие уже будет легче осуществлять самостоятельно. Причин отказов много. Даже незначительная ошибка может ликвидировать труд нескольких месяцев.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий