Поиск

Охрана товарного знака в вопросах и ответах

Если не регистрировать

Самый известный пример того, как компания теряет прибыль из-за незарегистрированного товарного знака, — случай со Скайпом. В 2015 году Скайпу отказали в регистрации, потому что знак до степени смешения сходен с зарегистрированным товарным знаком «Скай», принадлежащим телекомпании.

«Микрософт» договорились с телеканалом, что могут продолжать использовать логотип Скайпа, но не могут выпускать и продавать продукцию под этим брендом.

«Скайп» звучит похоже на «скай», а облачко вокруг логотипа можно считать символом неба — это причины отказа в регистрацииЛоготип телекомпании «Скай»

Если вы не регистрируете бренд, этим могут воспользоваться конкуренты: зарегистрировать ваш товарный знак и лишить вас бизнеса.

Случай с брендом «Ямщик-такси»

В 2005 году компания «Приват» подала на регистрацию бренда «Ямщик-такси», под которым работало такси конкурентов. После регистрации правообладатель запретил конкурентам использовать этот логотип.

Спор в суде длился 4 года. Законный владелец в 2009 году восстановил свои права на товарный знак, но за это время бренд забыли потребители. Его пришлось раскручивать как новый.

Владельцы такси не зарегистрировали логотип «Ямщик-такси» и чуть не потеряли свой бизнес

Отличие ТЗ от логотипа, бренда и торговой марки

Есть несколько понятий, которые отождествляются с ТЗ — это логотип, торговая марка и бренд. Чаще всего их употребляют как синонимы, но есть ряд отличий.

Логотип — это специально разработанное начертание полного или стилизованного сокращения названия компании, согласно Большому юридическому словарю. Логотип применяется как эмблема фирмы. К примеру, символы компаний Mercedes, Audi, Toyota и пр.

В российском патентном законодательстве нет термина «логотип». Поэтому его нельзя официально зарегистрировать, а юристы рассматривают рисунок как частный случай ТЗ.

Понятия «торговая марка» в российском законодательстве тоже нет. Есть общий термин — «знак обслуживания», который применим и к ТЗ. Поэтому понятия считаются синонимами. Однако в российском и зарубежном праве есть ряд отличий между торговой маркой и ТЗ.

Отличия торговой марки и торгового знака

В России ТЗ — это та же торговая марка, которая зарегистрирована юридически, что подтверждает ее уникальность. Правообладатель может использовать охранный знак возле изображения или словосочетания.

Бренд — это узнаваемый товарный знак, которому доверяют покупатели. Когда на рынке появляется новый продукт, чаще говорят о торговой марке. Но если товары или услуги начинают пользоваться популярностью и теснят конкурентов, они становятся брендом. К примеру, Starbucks — название марки кофе и сети кофеен — признанный международный бренд.

Подайте документы в Роспатент

«Электронная подача»
Через ЕПГУ
справочный телефон Центра телефонного обслуживания граждан и организаций Единого портала государственных услуг:
(8 800) 100 70 10
 
«Неэлектронная подача»
Документы представляются в Роспатент:
•в окно приема документов
место нахождения помещения приема корреспонденции, адресованной в Роспатент или ФИПС:
Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1;
график работы окна приема документов:
понедельник – четверг: 9:30–17:45; пятница: 9:30–16:45; перерыв: 12:30–13:00;
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни – выходные дни;
•отправлением через организацию почтовой связи
почтовый адрес Роспатента и ФИПС:
Роспатент, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация;
•по факсу
с последующим представлением оригинала документа, переданного по факсу, в течение одного месяца со дня приема документа по факсу
с сопроводительным письмом, идентифицирующим документ, переданный по факсу, и уведомляющим о дате его направления по факсу;

Как еще, кроме регистрации, можно защитить товарный знак в Беларуси

Еще одной мерой является признание товарного знака общеизвестным. Если вы получите такой статус, то сможете отстоять интересы не только в споре с производителем однородного товара, но и в споре с компаниями, которые выпускают любые другие товары. Например, если товарный знак зарегистрирован для мягких игрушек и будет признан общеизвестным – это позволит запретить его использование любым производителям любого иного товара, будь то стиральные машины или ПО.

Правда, процедура эта не самая простая. Правообладателю надо доказать, что его товарный знак действительно широко известен. Он должен  представить информацию:

• О продолжительности, интенсивности и регионе использования товарного знака в Беларуси• О деятельности по продвижению товарного знака, включая рекламу• О продолжительности и количестве регистраций/заявок на регистрацию ТЗ в странах мира• О признании товарного знака общеизвестным в иностранных государствах. О ценности в глазах потребителя, присущей этому товарному знаку• О результатах опроса потребителей, которые показывают уровень осведомленности о ТЗ

Общеизвестных товарных знаков в Беларуси всего 16. Например, из тройки мобильных операторов таковым является только один.

Выяснение сходства до степени смешения

Нарушением признается использование обозначения, сходное с товарным знаком до степени смешения. Сходство суд может оценивать как самостоятельно, так и привлекая экспертов.

Вот в каких случаях суд признает наличие сходства до степени смешения.

Пример 1. Компания А утверждает, что Компания B нарушает ее исключительное право на товарный знак «Ravak». Поскольку использует без его согласия обозначение ravak, сходное до степени смешения. В том числе – продавая на сайте ravak.by группу товаров, однородную с товарами компании А.

Сравнив обозначения, зарегистрированное в качестве товарного знака «Ravak», и обозначение, используемое на сайте ravak.by, были сделаны выводы: в двух обозначениях есть общий словесный элемент. Он является доминирующим в товарном знаке, основным элементом в названии сайта.

Таким образом, компания Б нарушила исключительное право.

Можно привести схожий пример. Компания А указала, что нарушено право на принадлежащей ей товарный знак «КУБ мебель». Без ее согласия Компания В использует обозначение «кубмебель», продавая схожие товары и услуги.  Кроме того, это обозначение используется на сайте www.kubmebel.bri.by, элементах его оформления, а также в названии магазина – «Кубмебель».

Судебная коллегия после сравнения установила:

  • «КУБ мебель» и «кубмебель» – тождественные обозначения (у них есть звуковое и фонетическое сходство). Сходны графически (визуально), совпадают по смыслу
  • При этом изобразительные элементы двух обозначений не являются сходными

Изобразительные элементы входят в состав комбинированных обозначений. А в них доминируют именно слова, сходные до степени смешения.

Вывод: два обозначения ассоциируются друг с другом в целом. И поэтому признаются сходными до степени смешения в целом.

На чем сэкономить при регистрации знака

Зарегистрировать один комбинированный знак вместо графического и словесного. Если у вас есть название и логотип, их можно подать на регистрацию в одной заявке. Комбинированный товарный знак будет защищать их и вместе и по отдельности. Так вы сэкономите 50—60 тысяч на услугах и пошлинах.

Две заявки лучше одной, если хочется увеличить капитализацию компании за счет нематериальных активов, например перед выходом на IPO. Два знака будут стоить в два раза дороже, чем один комбинированный.

Противники комбинированных знаков считают, что они хуже защищают права на интеллектуальную собственность. Скажем, если конкурент позаимствует только название, а логотип нарисует свой, то суд может не признать нарушения. Но судебная практика пока не устоялась, поэтому на практике все зависит от обстоятельств дела и мнения судьи. По моему мнению, если юрист уговаривает зарегистрировать два знака, но вы не понимаете, зачем вам это нужно, то лучше сэкономить.

Зарегистрировать один знак с одним вариантом написания. Если вы используете название на латинице и кириллице, юрист может предложить зарегистрировать по знаку для каждого варианта написания.

Как и в ситуации с графикой и названием, по большому счету это имеет смысл только перед выходом на биржу. Сходство между знаками определяется в том числе по звучанию и смыслу, поэтому один знак защитит название ничуть не хуже, чем два. А бывает, что сходство находят даже в переводе. Например, салон «Маникюр в 4 руки» из начала статьи наказали за сходство со знаком 4hands.

Подать заявку в электронном виде. Так пошлина будет на 30% ниже: 22—23 тысячи вместо 35.

Попросить о скидке. Больное место юристов — клиенты, которые постоянно уходят «на подумать». Причины называют разные: нет времени, директор в отпуске, бухгалтер в командировке. Даже если все срастается, подписание договора затягивается на две — три недели.

Если пообещать сегодня же подписать договор в обмен на скидку, вполне можно выгадать 3—4 тысячи рублей. Юрист понимает, что за сэкономленное время он заработает больше.

Причины отказа и пути решения проблемы

Внимание! Иногда заявителям приходит из Роспатента отказ в оказании услуги по продлению действия исключительного права.

Это может произойти по разным причинам, например:

  • ненадлежащее оформление документов или представление неполного пакета;
  • подача заявления лицом, которое не имеет на это права;
  • правовая охрана товарного знака была прекращена досрочно в связи с его неиспользованием;
  • иные основания для отказа.

Попав в подобную ситуацию, заявитель может поступить одним из следующих способов:

  1. Попробовать исправить допущенное нарушение (если это возможно), после чего повторно подать заявление о продлении сроков.
  2. Попытаться обжаловать решение об отказе в продлении, вынесенное сотрудниками Роспатента (если есть четкая уверенность в том, что оно не обоснованно). В такой ситуации руководствоваться следует порядком, прописанным в .

Таким образом, если срок действия товарного знака подходит к концу, правообладателю следует побеспокоиться о продлении данного периода времени. Сделать это достаточно просто. Главное четко следовать регламенту, прописанному в .

Что нужно запомнить о регистрации товарного знака

  1. ТЗ индивидуализирует товар, выделяет среди других таких же на рынке. Он приравнен к интеллектуальной собственности;
  2. Регистрировать его нужно для того, чтобы этим же обозначением не могли воспользоваться конкуренты;
  3. ТЗ должен быть уникальным, но только в рамках своего класса товаров и услуг. Если продукция двух компаний находится в разных классах, они могут зарегистрировать одинаковые обозначения;
  4. Зарегистрировать ТЗ могут только индивидуальные предприниматели или юридические лица;
  5. Нельзя использовать символ  рядом с незарегистрированным ТЗ;
  6. Если вашим ТЗ воспользуются конкуренты, можно подать в суд и получить компенсацию. Если вы (даже ненамеренно) используете чужой ТЗ, на вас могут подать иск — придется платить компенсацию и уничтожать все контрафактные материалы;
  7. Подать заявку на регистрацию ТЗ в Роспатент можно самостоятельно — в электронном виде или бумажном варианте, а также по доверенности через представителя;
  8. ТЗ пройдет две экспертизы: формальную и по существу;
  9. Срок регистрации ТЗ — 18,5 месяцев, без учета запросов на уточнение информации, ответов на них и других споров;
  10. Стоимость получения ТЗ состоит из пошлин за свидетельство и регистрацию, минимум:
    • за регистрацию заявки и формальную экспертизу — от 3 500 рублей;
    • за проведение экспертизы обозначения ТЗ (экспертиза по существу) — от 11 500 рублей;
    • за регистрацию ТЗ — от 16 000 рублей;
    • за выдачу свидетельства — 2 000 рублей.

    Итого: 33 000 рублей для одного класса товаров, не выше 5-й позиции по МКТУ;

  11. Для расчета пошлин используйте калькулятор пошлин ФИПС;
  12. Чтобы минимизировать риск получить отказ в регистрации и сэкономить время, можно обратиться к патентным поверенным — стоимость их услуг начинается от 11 000 рублей;
  13. ТЗ можно заложить, подарить, передать по наследству, уступить на него права по лицензии или франшизе другим компаниям или предпринимателям;
  14. Если не использовать зарегистрированный ТЗ в течение 3 лет, его аннулируют;
  15. Полезную информацию о товарном знаке можно найти на сайте Роспатента в разделе FAQ.

Зачем нужен товарный знак

Право использовать название. Если вы придумаете оригинальное название и зарегистрируете товарный знак, то станете его единственным правообладателем.

Если кто-то рискнет использовать ваше название без разрешения, вы сможете взыскать с него компенсацию, заставить уничтожить контрафакт и убрать все упоминания вашего названия. Размер компенсации — от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Конкретную сумму в каждом случае определяет суд: пять миллионов бывает редко, а несколько сотен тысяч — сплошь и рядом.

Незаконное использование товарного знака — судебная рутина. В СМИ обычно попадают известные бренды: про незаконное использование Микки-Мауса писал даже Т—Ж. Поэтому может показаться, что цветочного киоска в Кирове или маникюрного салона в Новосибирске эти высокие материи не касаются. Но цветочному киоску все равно пришлось заплатить 500 тысяч за название «Макси флора», а маникюрному салону — 600 тысяч за «Маникюр в 4 руки».

И еще: если у вас есть товарный знак, вы точно не нарушаете чужие права.

Маркировка. Только владелец товарного знака имеет право использовать маркировку . Она говорит о том, что товарный знак зарегистрирован и его владелец готов преследовать нарушителей по закону. Использовать маркировку без товарного знака нельзя: ответственность вплоть до уголовной. Пока что по этой статье к наказанию никого не приговорили, но она есть.

Если очень хочется использовать маркировку без товарного знака, ставьте  — trademark. В России она никак не регулируется, поэтому использовать ее может кто угодно и как угодно.

Таможня. Товарный знак можно внести в реестр Федеральной таможенной службы. Тогда для провоза маркированного товара через границу нужно будет ваше разрешение, иначе таможенники его развернут.

Уставный капитал. Если оценить товарный знак и поставить его на баланс, он станет нематериальным активом компании. Компания подорожает, и это поможет привлечь новых партнеров и инвесторов. А еще под залог оцененного товарного знака можно взять кредит: в случае чего банк его продаст и вернет свои деньги.

Обычно знак оценивают в 5—10% валового дохода от продаж под этим знаком. Скажем, если компания «Канареечка» продает шляпы из птиц на 20 миллионов в год, то сам знак «Канареечка» оценят в 1—2 миллиона рублей.

Франшиза. По закону без товарного знака нельзя заключать франшизный договор — на юридическом языке его называют договором коммерческой концессии. Суть договора в том, что продавец франшизы продает покупателю право пользоваться своим товарным знаком. Но если он его не зарегистрировал, то у него самого нет этого права, продавать нечего.

Если продать франшизу без регистрации знака, сделку признают недействительной, а продавца заставят вернуть покупателю деньги с процентами. Например, в одном из дел ИП отсудил у ООО два с половиной миллиона рублей, которые заплатил за франшизу, и еще шестьсот тысяч сверху за незаконное пользование чужими деньгами.

И это еще повезло: теоретически покупателю франшизы никто не мешает зарегистрировать товарный знак на себя и заставить продавца через суд провести ребрендинг.

Иногда франшизу удается отстоять, но это долго и дорого. У компании из Новосибирска получилось, но пришлось два года ходить по судам: первая инстанция, апелляция, кассация, Верховный суд, пересмотр дела в суде первой инстанции, снова апелляция, кассация и Верховный суд — теперь уже по инициативе ответчика.

Продавать франшизу без товарного знака — безумная отвага. К сожалению, это останавливает не всех. Иногда доходит до крайностей, когда компания продает право на чужой товарный знак. В этом случае вся сеть работает под угрозой судебных компенсаций и ребрендинга. Иск могут предъявить и франчайзеру, и каждому франчайзи по отдельности.

Когда мои клиенты хотят купить франшизу, я советую первым делом проверить товарный знак. Если продавец безответственно относится к своим правам, возможно, к бизнесу он относится так же.

Теперь «Ламода» проверяет знак каждого контрагента.

В анкете для партнеров «Ламоды» вопрос о товарном знаке задают еще до первого контакта

Срок действия международной регистрации и ее последующее администрирование

Срок действия международной регистрации составляет 10 лет с даты приоритета и может быть продлен неоднократно на 10 лет. Продление может осуществляться в отношении всех или отдельных стран международной регистрации.

Для владельца международной регистрации доступно ее расширение на другие, не охваченные на текущий момент действием регистрации страны Мадридской системы. Процедура в целом аналогична подаче международной заявки, но базовая пошлина ниже и для расширения международной регистрации применяется самостоятельный бланк (форма MM4).

Управление международной регистрацией сходно с управлением национальными товарными знаками: можно вносить изменения в международный реестр, уступать товарный знак (в том числе в отношении отдельных стран регистрации), предоставлять лицензии на право использования товарного знака по международной регистрации и т.д. Подавляющее большинство действий по администрированию международной регистрации осуществляется путем непосредственной коммуникации ее владельца или указанного в международной регистрации представителя с Международным бюро ВОИС. 

Статус международной регистрации публичен, и его можно отслеживать в соответствующем разделе сайта ВОИС (база данных MADRID MONITOR).

Правовое регулирование

Мадридская система возникла на основании Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (1891 г.). Позднее она была модернизирована посредством Протокола к этому Соглашению (1989 г.). Списки государств, являющихся участниками Соглашения, Протокола или одновременно Соглашения и Протокола, не идентичны, поэтому с учетом связанных с подписанием международных документов особенностей и оговорок Мадридская система администрируется с применением обоих международных документов. Беларусь участвует как в Соглашении, так и в Протоколе. На текущий момент времени все участники Мадридской системы подписали Протокол. 

Процедуры, связанные с функционированием Мадридской системы, детализированы в Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению, а также в Административной инструкции по применению Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему.

Со всеми текстами правовых документов можно ознакомиться в специализированном разделе сайта ВОИС, посвященном Мадридской системе.

Международная регистрация до момента предоставления ей правовой охраны в определенном указанном государстве имеет в этом государстве статус надлежащим образом поданной национальной заявки (приравнена к ней по правовым последствиям), а после предоставления правовой охраны – в полной мере соответствует по статусу национальной регистрации без изъятий и ограничений.

Памятка по регистрации товарного знака

  1. Товарный знак защищает право использовать название или логотип, ставить знак , работать на торговых площадках и продавать франшизу. С нарушителей можно взыскать компенсацию — до 5 миллионов рублей. Без знака взыскать ее могут с вас.
  2. Услуги юристов по регистрации знака стоят примерно 35 тысяч рублей, плюс еще 25 тысяч пошлины. Процесс занимает 8—10 месяцев, но с момента подачи заявки у вас приоритет и тем, кто подаст такую же заявку после вас, откажут.
  3. Выдуманное название можно зарегистрировать и самому: риск отказа в этом случае небольшой. Но если есть малейшие сомнения — лучше нанять юриста. Без него будет сложно объяснить эксперту Роспатента, почему ваш знак все-таки можно зарегистрировать.
  4. Чтобы проверить юриста, пробейте знаки из его портфолио в реестре Роспатента, спросите, что входит в стоимость услуги, и прочитайте договор. Честный и опытный юрист даст финансовую гарантию регистрации.
  5. Чтобы сэкономить на регистрации, подавайте заявку на один знак вместо двух и в электронном виде вместо бумажного. Если зовете на помощь юриста — попросите о скидке в обмен на быстрое начало работы.
Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий